2016年，備受矚目的上海迪士尼樂園即將開園。圣誕和新年將至，上海已開始為迎接迪士尼開園預熱，位于浦東陸家嘴的某商場舉辦了“米奇和朋友們圣誕璀璨星光旅程”展覽，賺足眼球。

       事實上，迪士尼的商標保衛戰早已打響。2015年10月19日，國家工商總局下發《關于開展保護“迪士尼”注冊商標專用權專項行動的通知》，決定在全國開展迪士尼商標保護行動。上海市工商部門為全力推進迪士尼商標保護工作，制定了具體的實施意見，并明確了四大工作目標：一是迪士尼權利人的重點商標、重點商品和服務得到全面保護，二是主要區域和環節侵犯迪士尼注冊商標專用權行為得到有效遏制，三是基本杜絕在主要互聯網平臺上大規模出現侵犯迪士尼注冊商標專用權行為，四是逐步完善跨部門、跨區域保護迪士尼注冊商標專用權的協同聯動保護機制。

       本版今日刊發的這篇案例分析文章，選自上海市工商部門查處的一起侵犯迪士尼商標專用權的典型案例，作者對此案查辦過程中出現的難點及存在的爭議予以剖析，希望對全國工商系統目前正在開展的保護迪士尼注冊商標專用權專項行動有所裨益。

       案情

       2015年6月中旬，迪士尼商標注冊人委托某代理公司向上海市工商局檢查總隊投訴，舉報維也納酒店（迪士尼店）在招牌、官網等媒介上加入“迪士尼”字樣作為名稱開展經營活動。迪士尼商標注冊人認為，維也納酒店使用“迪士尼”字樣的行為會對消費者造成混淆，損害迪士尼商標的商譽，侵犯迪士尼注冊商標專用權。

       接到舉報后，辦案人員隨即展開調查，發現在浦東新區范圍內有5家維也納酒店在名稱中使用“迪士尼”字樣。為明確上述酒店的具體位置和違法情況，辦案人員實地排查，發現有使用“迪士尼”“迪士尼樂園”“迪士尼大道”字樣等多種情況，同時發現上述酒店在招牌、酒店官方網站、第三方網站、電子顯示屏等媒介上以“迪士尼”字樣發布信息。

       經查，維也納酒店系連鎖加盟酒店，由物業的業主方委托維也納國際酒店管理有限公司經營管理（下稱維也納公司）。維也納公司接受委托后授權業主方使用維也納品牌并派駐管理團隊負責酒店的經營管理，向業主方承諾一定的客房入住率。維也納公司則向業主方收取加盟費、品牌使用費、管理團隊薪金等費用。

       自2015年起，上述酒店的店長為提高入住率，分別向維也納公司提出申請并獲得批準，在酒店名稱中加入“迪士尼”字樣，以維也納酒店迪士尼店、維也納酒店周浦迪士尼樂園店等名稱開展經營。

       經調查取證，執法機關依據《商標法》第五十七條第（二）項于11月下旬對維也納公司作出罰款10萬元的行政處罰，對上述酒店的業主方作出責令整改的行政處罰。目前此案罰款已繳納到位。

       爭議

       （一）法律適用

       在案件辦理過程中，辦案人員對此案應適用《商標法》還是《反不正當競爭法》產生不同意見。

       認為應適用《反不正當競爭法》的主要理由是：維也納公司在宣傳時使用“迪士尼”字樣是對自己旗下酒店位置的虛假表示，消費者在選擇酒店時會產生維也納酒店在迪士尼樂園附近的錯誤理解，酒店可以吸引更多消費者入住，在競爭中獲得優勢，屬于《反不正當競爭法》第九條規定的不正當競爭行為。

       認為應適用《商標法》的理由是：1.選擇適用《商標法》還是《反不正當競爭法》應考慮當事人的主觀故意及危害后果。維也納公司將與他人注冊商標相同的商標使用在同類服務上，這是《商標法》明確禁止的行為。2.維也納公司的行為暗示其酒店與迪士尼樂園在地理位置上存在聯系，容易造成混淆誤認，使消費者以為維也納公司的酒店在迪士尼樂園附近。3.維也納公司的行為暗示其與迪士尼樂園的投資主體存在關聯。商標的作用是區分商品或服務的來源，維也納公司使用迪士尼注冊商標作為酒店名稱的一部分，存在使消費者對服務來源產生混淆的可能性。從主觀來看，維也納公司是為了攀附迪士尼商標的聲譽以提高自身知名度，從主觀故意到危害后果都符合《商標法》規定的侵權行為。

       （二）是否合理使用

       在案件辦理過程中，有人提出，迪士尼樂園作為這一區域內知名度最高的項目，已成為該區域的通用地名。根據《商標法》第五十九條第一款“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”的規定，維也納公司在酒店名稱中使用“迪士尼”字樣是表示地理位置，可視為商標的指示性合理使用。

       辦案機構認為上述行為不構成商標的合理使用。結合《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，辦案機構認為，商標的合理使用應當遵循以下原則：

       1.善意原則。在使用他人注冊商標時不能作為自己的商標使用，不能帶有搭便車、詆毀競爭對手的目的和行為。在本案中，維也納公司將“迪士尼”字樣加入酒店名稱中的行為，已構成商標意義上的使用。

       2.必要原則。使用他人注冊商標應有充分正當理由，應用于說明或描述自己的產品，例如表明產品特點或其他特征。在本案中，維也納公司的酒店實際位于康橋、惠南等地，且在名稱中已表明地名，并無使用“迪士尼”字樣的必要性。

       3.合理原則。使用他人注冊商標應具備合理性，不能使消費者對商品或服務來源產生混淆，誤認為購買的是商標注冊人生產的商品或提供的服務。對酒店等服務企業來說，在對外宣傳、開展經營時，酒店名稱發揮的作用就是表明主體身份，是區別不同服務提供者的關鍵因素。對消費者來說，酒店名稱也是選擇相關服務時首要的參考因素。在本案中，辦案人員通過走訪地名辦公室等機構得知，“迪士尼”“迪士尼樂園”并非經法律確認的地名，涉案酒店在名稱中使用上述文字實質是暗示自己與迪士尼公司存在某種特定的商業聯系，會使消費者誤認為維也納酒店是經過迪士尼公司認證或授權的。維也納公司與迪士尼公司不存在投資關系，也未經迪士尼公司認證授權，其在酒店名稱中加入“迪士尼”等字樣，不構成商標的合理使用。

       （三）違法行為定性

       在本案中，維也納公司的行為是構成《商標法》第五十七條第（一）項規定的“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”情形，還是構成第五十七條第（二）項規定的“在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的”情形？辦案人員對此問題展開討論。

       《商標法》第五十七條第（一）項規定的是“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標”，維也納公司旗下酒店提供的服務，與迪士尼公司的迪士尼和迪士尼樂園商標獲得核準注冊的“供膳寄宿處、飯店”等服務類別相同（第43類）。維也納公司將“迪士尼”“迪士尼樂園”字樣添加到酒店名稱中，以“維也納酒店迪士尼店”“維也納酒店周浦迪士尼樂園店”作為酒店名稱，雖然“迪士尼”“迪士尼樂園”字樣的字體外觀與迪士尼公司的注冊商標完全一致，但酒店名稱中主要部分仍然是“維也納酒店”，與迪士尼商標存在差異，不屬于相同商標。

       因此，辦案機構認為維也納公司的行為屬于《商標法》第五十七條第（二）項規定的在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆的情形。根據前文所述，維也納公司的行為容易對消費者造成地理位置和投資主體間關系的混淆誤認，但維也納公司無法提供與迪士尼公司同等的服務，客觀上會損害迪士尼商譽，侵犯迪士尼商標專用權。

       （四）違法主體認定

       本案主體涉及酒店的業主方與管理方，究竟應追究哪一方的責任也成為辦案人員需要面對的問題。對此，辦案人員有兩種不同觀點。

       一種觀點認為應該追究業主方的責任：根據委托代理的法律關系，代理人行為所產生的法律后果應由被代理人承擔，本案中業務方為被代理人，維也納公司是代理人，維也納公司侵犯迪士尼公司商標權利的行為責任應由業主方承擔。

       辦案機構采用的是第二種觀點，即管理方維也納公司應承擔主要責任。通常來說，業主方是被代理人，維也納公司是代理人，但在實際經營過程中維也納公司才是起主導作用的。在本案中，從犯意的產生到違法行為的具體實施，均由維也納公司作出。據了解，是維也納公司派駐酒店的店長提出在名稱中使用“迪士尼”字樣的想法，并向維也納公司提出申請，維也納公司經過審核后同意店長的申請。業主方在攜程網等第三方網站上以侵權名稱發布信息，沒有制止維也納公司的違法行為，應負次要責任。

       （五）違法經營額計算

       服務商標侵權行為中違法經營額的認定，一直是商標侵權案件中的熱點難點問題。根據《商標法》第六十條的規定，違法經營額5萬元以上的，可以處違法經營額5倍以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足5萬元的，可以處25萬元以下的罰款。此條規定與舊《商標法實施條例》相比，取消了“非法經營額無法計算的”相關表述，對確定案件的違法經營額提出了更高的要求。參考《商標法實施條例》第七十八條第（五）項“計算商標法第六十條規定的違法經營額，可以考慮下列因素：……（五）侵權人因侵權所產生的營業收入”的規定，服務商標侵權的違法經營額指的是侵權人因侵權所產生的營業收入，因此承辦人員需要對侵權行為人的業務進行篩選，區分出涉及侵權行為的相關營業收入。

       在實際情況中，“沒有違法經營額”存在兩種情形，一種是在實際中沒有發生經營行為，不存在任何經營額，自然也就不存在違法經營額。另一種是客觀存在經營收入，但是在經營過程中，侵權行為糅合在合法經營行為中，無法區分出涉及侵權行為的經營收入，若將侵權人的全部收入都視為違法經營額處以罰款，有失公允。

       在本案中，維也納公司在酒店名稱中實際同時表明了維也納酒店的主體身份，消費者中存在指定選擇維也納酒店的情況。另外在維也納公司實施侵權行為以前便有相關住宿協議的客戶單位，這一部分營業收入自然與侵權行為無關。由于缺乏直接證據證明維也納公司因實施侵權行為而獲取的營業收入，故推定其沒有違法經營額，按照《商標法》第六十條的規定可處25萬元以下罰款，綜合其行為及后果，最終處以10萬元罰款。

       （六）關于迪士尼大道店的定性

       本案中當事人將一酒店名稱變更為“維也納國際酒店康橋迪士尼大道店”，其中迪士尼大道是由浦東新區地名管理辦公室核準的路名（《關于轉發上海市地名管理辦公室〈關于批準命名迪士尼大道等十條道路的通知〉的通知》）。當事人在酒店名稱中使用迪士尼大道屬于《商標法》第五十九條第一款規定的合理使用情形。當政府命名“迪士尼大道”后，“迪士尼大道”就成為公共路名。當事人使用“迪士尼大道”字樣并不構成對迪士尼注冊商標權的侵犯。

       由于迪士尼大道長度有限，當事人酒店實際位于秀浦路中，并不在迪士尼大道上，在地理位置上與迪士尼大道沒有關系，在排除商標侵權的情況下，當事人的行為構成不正當競爭，辦案機構采用行政指導書的方式建議其改正。

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